一、引言

眾所周知，若專利修改超范圍，在專利無效程序中可用專利法第三十三條(以下簡稱法33條)作為無效理由。根據(jù)法33條的規(guī)定，對發(fā)明和實(shí)用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設(shè)計(jì)專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。因此，在引用法33條作為無效理由時(shí)，前提條件是要明確何為原申請文件，即確定修改文本的比較對象。

按照通常理解，原申請文件應(yīng)為本案提交日的原始文本。在被請求無效專利為一般申請時(shí)，這不會(huì)有任何問題。但是，如果被請求無效專利為分案申請，則比較對象究竟是分案提交日文本還是母案提交日文本，專利法及實(shí)施細(xì)則并未予以明確。這一立法缺陷，造成了一定的混亂，因此有必要予以澄清。

二、幾種意見評述

關(guān)于分案申請修改文本的比較對象問題，目前存在以下幾種意見：一是以母案提交日文本為比較對象;二是以分案提交日文本為比較對象;三是以分案提交日文本為比較對象，或以母案提交日文本為比較對象。

第一種意見認(rèn)為，根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第四十三條第一款(以下簡稱細(xì)則43條1款)規(guī)定“依照本細(xì)則第四十二條規(guī)定提出的分案申請，可以保留原申請日，享有優(yōu)先權(quán)的，可以保留優(yōu)先權(quán)日，但是不得超出原申請公開的范圍”，所述“公開的范圍”即法33條中“記載的范圍”;據(jù)此，應(yīng)以母案提交日文本為比較對象。問題在于，細(xì)則43條1款中“公開的范圍”是否等同法33條中“記載的范圍”并無定論;而且，從審查過程來看，也無法推導(dǎo)出這一結(jié)論。假定分案提交日文本符合細(xì)則43條1款的條件，申請人后來又進(jìn)行修改;則在進(jìn)一步的審查過程中，審查員在指出修改文本不符合法33條時(shí)，是指出修改文本超出分案提交日文本，而不是母案提交日文本。既然審查過程中，并不以母案提交日文本為比較對象，又如何斷定無效程序中應(yīng)以母案提交日文本為比較對象呢?

第二種意見認(rèn)為，在滿足細(xì)則43條1款的條件下，分案申請實(shí)際上是一個(gè)獨(dú)立申請，其與一般申請并無本質(zhì)的區(qū)別;既然一般申請以提交日文本為比較對象，又有什么理由區(qū)別對待，將分案申請修改文本的比較對象確定為分案提交日以外的其它文本呢?此種意見有一定的合理性，問題在于：分案提交日的文本并不總是滿足細(xì)則43條1款的規(guī)定;假定分案提交日文本超出母案公開范圍，但審查員未查出而予以授權(quán)，僅以分案提交日文本作為判斷分案申請修改是否超范圍的依據(jù)，顯然有違公平。