一、比較意義

(一)美國是馳-名商標保護制度比較完善的國家，其他國家基本都或多或少的受到美國的影響。

(二)可比較性：兩國國情有不同，但經(jīng)濟規(guī)律和發(fā)展大趨勢是一樣的，比較的目的不是為了直接復制美國的法律制度，而是找出馳-名商標法律保護制度的原理和規(guī)律，找出美國馳-名商標的法律保護和美國社會特點的聯(lián)系，以之考量中國的馳-名商標保護應(yīng)該遵循何種途徑。

二、美國馳-名商標的保護

(一)基礎(chǔ)理論—淡化理論

美國對馳-名商標的保護基于淡化理論。1927年斯*特在《哈佛法學評論》發(fā)表的《商標保護的理論基礎(chǔ)》，提出“在所有這些案件中必須結(jié)合商標的功能，才能測算真正的損害。這種損害表現(xiàn)在，由于被使用在非競爭的商品上，商標或名稱在公眾心目中的形象和影響逐漸削弱和降低。商標越是顯著或獨特，給公眾的印象就學深，防止該商標與其特定商品之間的聯(lián)系被削弱或消失的需要就越強烈”。美國律師協(xié)會知識產(chǎn)權(quán)分會主席史*斯進一步闡發(fā)了斯*特的理論，他說：“如果法院允許或放任**萊斯餐館，勞斯萊斯褲子、勞斯萊斯糖果存在的話，那么不出十年，勞斯萊斯商標的所有人就不再擁有這個世界著名商標了?！边@是因為“表面上無關(guān)的使用，實際上會破壞商標同初始商品或服務(wù)的自動聯(lián)系，以及同廣告創(chuàng)造的有利形象地聯(lián)系，并最終損害商標的銷售力”。

由此可見，淡化指的是馳-名商標被濫用，使商標與特定商品的聯(lián)系被弱化。不論是用在有競爭性的領(lǐng)域(相同或相似的商品上)，還是在非競爭性的領(lǐng)域。與傳統(tǒng)的混淆理論保護的對象不同，淡化理論視馳-名商標為商家的一種財產(chǎn)權(quán)(與特定商品的顯著性聯(lián)系形成的就是一種無形的財產(chǎn)價值)，禁止淡化，實際上是在保護商家的無形財產(chǎn)。這種禁止是排他性的，絕對的，而不是僅在競爭性的領(lǐng)域。傳統(tǒng)的混淆理論把商標視為區(qū)別不同商品來源的標識，本身并沒有特定的價值，禁止混淆是為了保護消費者識別商品來源(商家)的權(quán)利，并不是為了保護商家的財產(chǎn)權(quán)。禁止混淆不是從私法的角度出發(fā)保護私權(quán)，而是從反不正當?shù)纳鐣ń嵌瘸霭l(fā)，維護市場的正常競爭秩序。

此外混淆帶來的損害是消費者的誤認和商家的商譽的損害(可能體現(xiàn)在銷售量的減少上)，是明顯的，甚至是可以量化的。而淡化帶來的損害是商標與特定商品的聯(lián)系的減弱，是商家無形資產(chǎn)的減少，這種損害可能不會導致消費者的誤認，并且短期內(nèi)，不會導致商譽的損害，銷售量也不會有明顯下降。但是久而久之，就會使商標于特定商品的聯(lián)系減弱甚至消失，人們會覺得，**可樂并不代表一種特殊的飲料，而是很多種商品都可以使用的商標。**可樂商標作為無形資產(chǎn)的價值遭受不可挽回的損失。

淡化有三種形式：弱化、丑化和退化

弱化是一種典型的淡化形式，指本來只與特定的商品或服務(wù)聯(lián)系的商標由于被使用在其他商品或服務(wù)上，從而降低了該商標的絕對顯著性，模糊了該商標與商品或服務(wù)之間的唯一特定的聯(lián)系。弱化是一個逐漸稀釋和沖淡的過程，最初存在的商品與商標之間的唯一聯(lián)想，由于他人在其他商品上對該商標的使用會變得越來越模糊。

丑化是將一個著名商標使用在不潔或有傷風化的背景下，或?qū)⒏邫n商品的商標使用在低檔貨、大眾商品上，從而對原商標造成負面影響。

退化，是指由于商標使用不當，商標演變?yōu)樯唐返耐ㄓ妹Q而失去識別功能。

(二)法律規(guī)定

美國有關(guān)馳-名商標的立法主要是聯(lián)邦商標法(《蘭哈姆法》)，各州商標立法，聯(lián)邦反淡化法，各州的反淡化法，以及《制止網(wǎng)上占地消費者保護法》。

1、定義：美國商標法以及反淡化法等沒有對馳-名商標給出定義，但是聯(lián)邦商標反淡化法給出了8個界定標準。如2所示

2、界定：聯(lián)邦商標反淡化法對馳-名商標提出了8個界定標準：

(1)商標內(nèi)在的或者后天獲得的顯著性的程度

(2)商標持續(xù)適用于商品或服務(wù)的時間及范圍

(3)商標廣告宣傳的時間和范圍

(4)使用商標從事商業(yè)的地域范圍

(5)使用商標的商品或服務(wù)的貿(mào)易渠道

(6)在商標所有人的貿(mào)易區(qū)域內(nèi)和貿(mào)易渠道中，其商標被公眾認可程度以及被假冒的情況

(7)第三者使用的相同或者近似商標的性質(zhì)和范圍

(8)商標是否為聯(lián)邦注冊商標[2]

3、認定機構(gòu)和程序：美國將商標權(quán)作為私權(quán)來保護，對商標侵權(quán)采取不告不理的司法救濟程序。對一切因商標法引起的訴訟，無論爭異的數(shù)額或各方當事人的公民身份有無差異，地區(qū)和地方法院有初審管轄權(quán)，聯(lián)邦巡回上訴法院以外的美國聯(lián)邦上訴法院和美國哥倫比亞特區(qū)上訴法院有上訴管轄權(quán)。

(三)保護范圍：

1、跨類商品的保護：即在非競爭性領(lǐng)域?qū)τ谑褂煤婉Y-名商標相同或近似的商標的禁止。2、禁止作為企業(yè)名稱：禁止將別人的馳-名商標或類似的標識作為企業(yè)名稱來使用。

3、禁止作為商品外形：禁止模仿使用別人的馳-名商標作為產(chǎn)品的外形。

4、禁止將別人的馳-名商標注冊為網(wǎng)絡(luò)域名：根據(jù)美國《反搶注域名與保護消費者法》的規(guī)定，將他人顯著性或馳-名性的商標注冊為域名的行為是侵犯商標專用權(quán)的行為。

三、我國馳-名商標的保護

(一)基礎(chǔ)理論——混淆理論

我國商標法第13條規(guī)定：“就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、模仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳-名商標，容易導致混淆的，不予注冊并禁止使用。就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、模仿或者翻譯他人已在中國注冊的馳-名商標，誤導公眾，致使該馳-名商標注冊人的利益可能受到損壞的，不予注冊并禁止使用”。

《商標法實施條例》第53條規(guī)定：“商標所有人人為他人將其馳-名商標作為企業(yè)名稱登記，可能欺騙公眾或?qū)娫斐烧`解的，可以向企業(yè)名稱登記主管機關(guān)申請撤銷該企業(yè)名稱登記”。

《關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定：“下列行為屬于商標法第五十二條第(五)項規(guī)定的給他人注冊商標專用權(quán)造成其他損害的行為：………(三)將與他人注冊商標相同或者相近似的文字注冊為域名，并且通過該域名進行相關(guān)商品交易的電子商務(wù)，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認的?！薄?/p>

《關(guān)于審理涉及計算機網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》………人民法院審理域名糾紛案件，對符合以下各項條件的，應(yīng)認定被告注冊、適用域名等行為構(gòu)成侵權(quán)或者不正當競爭：

2、被告域名或其主要部分構(gòu)成對原告馳-名商標的復制、模仿、翻譯或音譯;或者與原告的注冊商標域名等相同或相似，足以造成相關(guān)公眾的誤認?！?/p>

上述條文都將“容易導致混淆的”“誤導公眾”“可能欺騙公眾或?qū)娫斐烧`解”作為侵權(quán)的構(gòu)成要件，可見我國商標法對馳-名商標的保護仍然是從保護消費者、維護正常市場秩序的角度，而沒有從保護商標所有人私權(quán)的角度出發(fā)認定侵權(quán)。依然是基于混淆理論進行的保護。雖然對于馳-名商標的保護實現(xiàn)了商品和服務(wù)的跨類保護，并禁止登記為企業(yè)名稱，禁止注冊為域名，只能說明我們開始引入了建立在淡化理論之上的法律條文，但在實踐中，保護商標所有人私權(quán)為核心的淡化理論并未深入人心。從若干起馳-名商標的侵權(quán)案件就可以看出此點。

(二)法律規(guī)定：

我國對馳-名商標的保護立法主要有商標法、商標法實施條例、馳-名商標認定和保護規(guī)定以及有關(guān)于審理計算機案件和商標權(quán)案件的兩個高法解釋，此外反不正當競爭法通過對于知名商品名稱的保護實現(xiàn)了對于馳-名商標的兜底保護

1、定義：《馳-名商標認定和保護規(guī)定》第2條規(guī)定：“本規(guī)定中的馳-名商標是指在中國為相關(guān)公眾廣為知曉并享有較高聲譽的商標。相關(guān)公眾包括與使用商標所標示的某類商品或者服務(wù)有關(guān)的消費者，生產(chǎn)前述商品或者提供服務(wù)的其他經(jīng)營者以及經(jīng)銷渠道中所涉及的銷售者和相關(guān)人員等?！?/p>

2、界定：商標法第14條規(guī)定認定馳-名商標應(yīng)當考慮如下因素：

(1)相關(guān)公眾對該商標的知曉程度

(2)該商標使用的持續(xù)時間

(3)該商標的人和宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍

(4)該商標作為馳-名商標受保護的紀錄

(5)該商標馳-名的其他因素

3、認定機構(gòu)和程序：商標局及商標評審委員會的行政認定和人民法院的司法認定構(gòu)成了我國認定馳-名商標的雙軌制。